Marcas mixtas y uso descriptivo | El Supremo descarta infracción de marca en el sector de la administración de fincas

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un colegio territorial de administradores de fincas. La sentencia confirma que no hubo infracción marcaria ni competencia desleal por parte de la demandada al utilizar expresiones como «administración de fincas» o «administrador de fincas» en el desarrollo de su actividad.

El litigio se centraba en varias marcas registradas vinculadas al sector. En particular, en una marca denominativa y en diversas marcas mixtas que incluían la expresión «administrador de fincas colegiado». La parte recurrente sostenía que el uso de esos términos por una asesoría no colegiada generaba confusión en el público y suponía un aprovechamiento indebido del prestigio asociado al colectivo profesional.

Marcas mixtas y signos utilizados en la actividad

Según los hechos analizados en el procedimiento, la controversia afectaba a la marca denominativa «ADMINISTRADORES DE FINCAS» y a varias marcas mixtas relacionadas con la actividad profesional. Estas últimas incorporaban, junto al elemento denominativo, otros componentes relevantes, como la referencia a la condición de «colegiado» y determinados elementos gráficos.

La parte demandante sostenía que la utilización por la demandada de expresiones coincidentes con parte de esos signos invadía el ámbito de protección de las marcas registradas. Entendía, además, que ese uso podía proyectar en el mercado una apariencia de vinculación con el colegio profesional.

Sin embargo, la demandada no utilizó las marcas mixtas en su conjunto. Tampoco se presentó como «administradora de fincas colegiada» ni reprodujo los elementos gráficos de los signos registrados. Lo que empleó fueron expresiones ligadas de forma directa a los servicios que efectivamente prestaba.

La sentencia de instancia desestimó la demanda y el recurso de casación | Marcas mixtas y juicio de comparación

La sentencia de instancia desestimó la demanda. La Audiencia Provincial confirmó ese criterio y el Tribunal Supremo lo ratifica ahora en casación.

En el análisis jurídico, la Sala recuerda que, cuando se examinan marcas mixtas, no puede hacerse el juicio de comparación aislando únicamente uno de sus elementos. La valoración debe realizarse de forma global, atendiendo a la impresión de conjunto del signo y al modo en que este se presenta en el tráfico económico.

Por ello, el Tribunal rechaza que pueda tomarse solo la expresión «administrador de fincas» para fundamentar la infracción, prescindiendo del resto de componentes del signo registrado. En particular, del término «colegiado» y de los elementos gráficos que también forman parte de las marcas invocadas.

Riesgo de confusión y valor descriptivo | El alcance de protección de las marcas mixtas

Respecto del riesgo de confusión, el Supremo insiste en que debe valorarse de forma global, teniendo en cuenta los signos enfrentados, los servicios afectados y el contexto en el que se produce el uso.

En este caso, la sentencia considera que no concurre ese riesgo en los términos exigidos por la Ley de Marcas. La demandada no empleó las marcas mixtas como tales, ni reprodujo su configuración completa, ni se atribuyó una condición profesional que no ostentara.

La Sala añade además un aspecto decisivo: la expresión «administración de fincas» tiene un claro valor descriptivo del servicio prestado. Ese carácter descriptivo limita el alcance excluyente de la marca y refuerza la idea de que no cabe reconocer un monopolio sobre términos de uso habitual en el sector.

El artículo 37 de la Ley de Marcas | Uso descriptivo legítimo

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es que el recurso de casación no denunció la infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas. Este precepto regula los límites del derecho de marca y permite el uso de indicaciones descriptivas siempre que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Para el Tribunal Supremo, esta omisión resulta determinante. La Audiencia Provincial había aplicado ese precepto como una de las razones esenciales de su fallo. Al no haberse impugnado esa ratio decidendi, el motivo basado en el artículo 34.2 b) de la Ley de Marcas no podía prosperar.

De este modo, la sentencia refuerza que el uso descriptivo legítimo puede operar como límite incluso cuando el conflicto se proyecta sobre marcas mixtas, siempre que no se utilice el signo registrado en su integridad.

Marcas notorias o renombradas | Falta de acreditación suficiente

La Sala también rechaza la alegación relativa al carácter notorio o renombrado de las marcas invocadas. Considera que no quedó acreditado de forma suficiente que las marcas del litigio, incluidas las marcas mixtas, gozaran del grado de conocimiento necesario para acceder a una protección reforzada.

El Tribunal recuerda que no basta con afirmar el prestigio o la difusión de una marca. Es necesario probar de manera suficiente su conocimiento por el público relevante o, en su caso, por el público en general. En este procedimiento, esa prueba no se aportó en los términos exigibles.

El reconocimiento social recae en la profesión y no en la marca registrada

En este punto, la Sala introduce una precisión especialmente relevante. Señala que el eventual renombre no recae propiamente sobre las marcas registradas como tales, sino sobre la propia profesión de administrador de fincas, que es socialmente conocida.

Precisamente por ese carácter conocido y descriptivo de la actividad, el uso de esa expresión puede quedar amparado como uso descriptivo legítimo, sin que ello suponga apropiación de una marca ajena. El Tribunal añade además que la colegiación no es obligatoria para ejercer esa actividad, lo que debilita la tesis de que el público identifique necesariamente esos términos con un profesional colegiado.

Competencia desleal | No cabe obtener por otra vía la exclusividad marcaria

Por último, el Supremo rechaza también la acción de competencia desleal. Considera que los hechos invocados coinciden sustancialmente con los ya analizados desde la perspectiva marcaria.

Aplicando el principio de complementariedad relativa, la Sala recuerda que la normativa de competencia desleal no puede utilizarse para obtener, por otra vía, una exclusividad que no resulta reconocible conforme a la legislación de marcas.